À l’heure où les technologies de réalité virtuelle et les plateformes qui leur sont associées se développent et se démocratisent de plus en plus, la présence des entreprises dans ces mondes s’accroit et leurs activités se multiplient. Parmi les différents domaines juridiques, pour lesquels l’avènement de ces technologies présente un défi, le droit des marques n’en est pas épargné. Plus particulièrement, la classification des produits et services associés à une marque est remise en question lorsqu’il s’agit de catégoriser des produits et services virtuels. Pour l’heure, aucune position claire n’a été adoptée sur la manière dont on doit considérer ces derniers lors d’une demande d’enregistrement de marque. Pourtant, cette classification joue un rôle très important dans la protection des marques.
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Face à ces défis, la première chambre du Tribunal de l’Union européenne a rendu, le 11 décembre dernier, une première décision d’envergure dans l’affaire Glashütte Original. Cet arrêt apporte des précisions sur la protection de marques associées à des produits et services virtuels, en particulier en ce qui concerne leur classification. Ces clarifications pourraient se révéler décisives pour la suite des réflexions.
Le régime de la classification des produits et services associés à une marque
La marque doit être associée à des produits et services spécifiques. C’est un élément essentiel pour son enregistrement, ainsi que pour la protection qu’il procure.
Pour l’enregistrement d’une marque, l’article 30(2) de la Loi sur les marques de commerce (ci-après LMC) dispose que la demande d’enregistrement de celle-ci doit contenir une liste suffisamment précise des produits et services à laquelle elle est associée pour être enregistrable. Cela est nécessaire, en particulier pour attester de la distinctivité de la marque.
De même, l’article 19 de la LMC indique que le titulaire de la marque ne pourra jouir de droits exclusifs sur sa marque que pour les produits et services auxquels celle-ci est associée. Dès lors, cela influence les actions en contrefaçon, qui ne peuvent être intentées seulement concernant des utilisations frauduleuses de la marque sur des produits et services similaires. Cette disposition apporte donc une certaine limite à la protection des marques.
Par ailleurs, ce principe se retrouve également dans les affaires liées à des marques non enregistrées et dans les cas de délit de passing off (ou commercialisation trompeuse). Pour ces derniers, les juges sont amenés à établir la confusion entre la marque d’un demandeur et celle soupçonnée de commercialisation trompeuse. Et, selon l’article 6(5) de la LMC, les juges, dans l’évaluation de la confusion, doivent prendre en considération la nature des biens et services dans l’évaluation de degré de confusion pour l’utilisation d’une marque similaire. Bien que nuancé dans l’arrêt Mattel, dans lesquels les juges ont réalisé une interprétation plus large de la différence de nature des produits et services associés à la marque et ont établi le critère de « domaine d’activité commune », nous comprenons que la nature des produits et des services auxquels la marque est associée est très importante pour la protection de celle-ci.
Au niveau international, afin d’apporter une certaine harmonie entre les différents régimes nationaux et de faciliter l’enregistrement des marques dans les différents États, un système de classification international a été adopté. Il est compris dans l’Arrangement de Nice concernant la classification des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (ci-après Classification de Nice), adopté en 1957. La Classification de Nice comprend donc 45 classes de produits et de services et a été intégrée dans les régimes nationaux, de sorte qu’aujourd’hui, dans une majorité de pays, lorsqu’une personne présente une demande pour enregistrer une marque, la liste des produits et services associés à la marque, est basée sur la Classification de Nice.
La question de la classification des biens et services virtuels
Face au développement de la réalité virtuelle et des mondes virtuels (aussi connus sous le nom de Métaverses), la question de la classification des produits et services présents dans ces mondes s’est posée.
Alors que la classe 9 de la Classification de Nice regroupe un grand nombre de produits reliés au monde du numérique, comme les logiciels informatiques ou encore les assets numériques tels que les NFT (Non-Fungible Tokens – Jetons Non Fongibles), deux hypothèses sur la classification des produits et services présents dans les mondes virtuels se distinguent.
La classification selon la fonction des produits et services
La première consiste à classer les biens et services virtuels par rapport à leur fonction. Par exemple, dans l’hypothèse où une marque serait reliée à un vêtement virtuel pour un avatar, alors le produit associé à la marque serait très probablement rangé dans la classe 25, tel que cela serait le cas dans le monde physique. Il s’agit par ailleurs de la direction soutenue par l’International Trademark Association (INTA).
Ainsi, selon cette hypothèse, l’élément principal qui serait à prendre en considération pour déterminer la classe, dans laquelle nous devrions ranger les différents produits et services virtuels, résiderait dans la fonction de ceux-ci. On considère dès lors que ces produits et services ne sont qu’une copie de leur équivalent dans le monde physique et qu’il convient alors de les classer comme nous le ferions dans le cadre d’une demande pour des produits ou services physiques. Par ailleurs, il s’agit du raisonnement qui a été admis pas les juges dans l’une des affaires les plus connues en matière de droit des marques dans les mondes virtuels: l’affaire des MetaBirkin.
Cette solution semble assez avantageuse dans la mesure où elle apporte une plus grande harmonie dans la protection des marques dans les mondes physique et virtuel. Elle permet une protection de facto de nombreuses marques. Se tourner vers une telle option permettrait, par exemple, à des titulaires de marques qui n’ont pas encore établi leur présence dans ces mondes virtuels de se protéger contre de potentiels actes de contrefaçon dans ceux-ci, de la même manière que dans l’affaire MetaBirkin.
La classification selon la virtualité des produits et services
Il s’agit de prendre en considération l’aspect du produit ou du service plutôt que sa fonction. Ainsi, l’ensemble des biens virtuels seraient rangés sous la classe 9 de la Classification de Nice, et les services sous les classes 35, 41 et 42 qui sont spécifiques aux services en ligne. Une telle option peut être intéressante pour distinguer le monde virtuel et le monde physique. Par ailleurs, puisque l’on ne connait pas l’étendue des possibilités de ce que l’on pourra réaliser avec les mondes virtuels, cela apporterait une certaine facilité dans la classification, dans la mesure où un bien spécifique n’aura pas forcément la fonction qui lui serait attribuée dans le monde physique. Toutefois, l’utilisation de ces classes augmenterait également le risque d’utilisation dans les mondes virtuels de marques protégées sans que cela ne soit considéré comme de la contrefaçon, et engendrerait de la confusion chez les consommateurs.
Aussi intéressantes que soient ces deux hypothèses, il n’y a pour que très peu d’organismes et d’États qui ont émis des positions à ce sujet, et les recommandations sont, pour l’heure, encore assez floues. Or, ce manque de clarté et d’unité augmente les risques d’atteintes aux droits des titulaires de marques. Alors que les activités dans les mondes virtuels se multiplient, et que l’intérêt envers la réalité virtuelle ne cesse de croître, il semble essentiel que les différents acteurs étudient cette question afin d’adopter une position et d’assurer une bonne protection des droits de marques, mais également des consommateurs.
Le cas de Glashütte Original : une décision riche qui pousse à la réflexion
Face à ce manque de précisions sur la direction à suivre quant à la classification des biens et services associés à une marque, le tribunal de l’Union européenne (ci-après le tribunal) a récemment rendu, le 11 décembre dernier, une décision qui pourrait avoir un impact important en matière de classification des produits virtuels.
En l’espèce, la compagnie Glashütter Uhrenbetrieb GmbH détient depuis 2005 la marque européenne GLASSHÜTTE ORIGINAL (fig.), associée à des produits d’horlogerie. Récemment, elle a demandé à faire enregistrer la même marque pour des montres et autres produits d’horlogerie virtuels ; une demande qui a été refusée par le Bureau européen de la propriété intellectuelle pour défaut de distinctivité avec leur première marque [para. 43].
EUTM : 018727034
Bien que la décision du tribunal porte principalement sur l’évaluation de la distinctivité de la marque, les juges sont amenés à discuter par défaut de l’extension de la notoriété de la ville de Glashütte dans un univers virtuel et de la classification des produits virtuels.
Au paragraphe 41 de celle-ci, les juges ont relevé deux aspects qui à mon sens sont très intéressants pour la classification des biens virtuels [para. 41].
Le caractère de représentation des produits et services virtuels
Pour attester du caractère distinctif d’une marque associé à des produits et services virtuels, le tribunal a pris en considération la fonction ceux-ci.
Ainsi, les juges ont déterminé que, dans le cas où les produits et services virtuels ne font que représenter leurs équivalents physiques et émuler leurs fonctions, alors la marque qui leur est associée de dispose pas de caractère distinctif avec celle associée à leur équivalent physique.
Ainsi, si des produits virtuels ne font que représenter des produits réels ou si des produits virtuels représentent ou émulent les fonctions de produits réels, ou encore si des services virtuels émulent les fonctions de services réels dans le monde virtuel, un transfert de la perception qu’a le public pertinent des produits et des services réels vers les produits et les services virtuels correspondants peut, en principe, être établi. [para. 41].
Cela induit que les produits virtuels dont il est question ne disposent pas de caractère distinctif. Cependant, nous pouvons également en déduire que, dans le cadre de cette simple représentation, les produits et services virtuels devraient être catégorisés sous la même classe que leurs équivalents physiques, et ainsi que les titulaires de marques disposent d’une certaine extension de leurs droits dans les mondes virtuels. Ce critère pourrait ainsi apporter beaucoup de clarté dans la classification des biens et services présents dans les mondes virtuels et par conséquent une meilleure protection des droits de marques.
Le « transfert de la perception du public »
De même, le tribunal a lié le concept de représentation et d’émulation des fonctions des produits et services virtuels à celle de la perception du public. En l’espèce, les juges ont déterminé que les produits et services virtuels n’étaient pas distincts de leurs équivalents physiques, car ils étaient perçus comme une représentation de leurs équivalents matériels par le public concerné. Les juges ont alors admis qu’il y n’y a eu qu’un simple transfert de leur perception [para.41].
Cette notion de perception du public pertinent peut avoir un fort impact dans l’évaluation de la classification des produits et services virtuels et devenir ainsi un critère pertinent. Cependant, il soulève également des questions dans la mesure où le public pertinent pour une marque donnée dans le monde physique ne sera pas forcément le même dans le monde virtuel. Il est fort probable que cela dépende du type de marque et de produit dont il est question, ainsi que du degré de virtualité du produit ou encore du type de plateforme sur lequel celui-ci est proposé. Il conviendra donc, à la suite de cette décision d’approfondir la réflexion à ce sujet.
Ainsi, de manière générale, cette décision constitue un apport précieux dans la réflexion sur la classification des produits et services virtuels et pose des critères qui seront intéressants à garder à l’esprit pour continuer ces réflexions sur le sujet et garantir la bonne protection des marques dans les mondes virtuels.
Ce contenu a été mis à jour le 29 octobre 2025 à 15 h 37 min.